Lisensiering


 

Lisens er en avtale mellom rettighetshaver og en eller flere avtalepartnere om midlertidig, hel eller delvis overdragelse av en rettighet. Den rett som overføres ved lisensen kan være basert på ulike rettsobjekter, og i det følgende særlig på patent.

Det er ikke lett å selge ideer. I utgangspunktet er det ikke vanskelig å få kontakt med mulige kjøpere, og det er heller ikke særlig vanskelig å få lov til å presentere ideen. Det kan derimot være vanskelig å finne fram til den eller de blant flere mulige kjøpere som har best forutsetning for å kommersialisere ideen samt å avslutte en salgsforhandling til begge parters tilfredshet.

Når det gjelder salg av ideer og oppfinnelser, så er det kjøpers marked. Kjøperen kan tillate seg å vente, vurdere, avvise – og som selger må man være seg dette bevisst. Selgeren må forberede seg godt – salget må være gjennomtenkt og planlagt.

Salg av ideer og oppfinnelser er en forretningsvirksomhet som må behandles grundig. Enhver oppfinner som ønsker suksess, innser fort at det er viktig med en skikkelig plattform å stå på.

Avtalepakke

Forskjellige avtaler kan benyttes, men i utgangspunktet bør ingen avtaler være så generelle at de kan benyttes uendret. Enhver avtale må spesifiseres ut fra salgssituasjonen og avtalens spesifikke forutsetninger. En standardavtale kan være en god mal for utforming av en spesifikk avtale.

De avtaler som i første rekke finnes ved kjøp og salg av ideer og oppfinnelser er fortrolighetsavtale, vurderingsavtale, opsjonsavtale og lisensavtale.

Fortrolighetsavtale

En fortrolighetsavtale bør brukes med forsiktighet og omtanke. En kan i startfasen presentere informasjon som f.eks. kunngjorte patentsøknader, markedsundersøkelser o.l. Fortrolighetsavtalen kan så komme inn på et tidspunkt når kjøperen har vist en viss interesse, og når kontakt selger/kjøper er bedre etablert.

Fortrolighetsavtalen gjør enhver videre presentasjon tryggere – selger kan framlegge dokumentasjon som ikke omfattes av en patentsøknad, ikke-kunngjorte patentsøknader kan presenteres. Det blir enklere for selgeren å være selger – og kjøper kan føle seg trygg på å få nødvendig informasjon.

Vurdering

Dersom førstegangspresentasjonen fanger kjøperens interesse, vil han ofte få tid og mulighet for å gjøre en grundigere vurdering. Det gjelder markedsmuligheter, tekniske spørsmål vedrørende produkt og framstillingsprosess, konkurranseforhold, patentsituasjonen, lønnsomhet o.l. Kjøperen vil trenge noen uker/måneder før beslutning om videre engasjement blir tatt. Det kan da framlegges en vurderingsavtale som dekker vilkårene ved en slik situasjon.

En vurderingsavtale bør være enkelt utformet. Avtalen må inneholde enkelte punkter fordi den til slutt kan danne grunnlag for en lisensavtale.

Opsjon

Når vurderingene er foretatt, kan kjøperen være innstilt på sluttforhandlinger.

Men kjøperen kan også være stadig interessert, men ikke klar for en lisensavtale. Kjøper trenger mer tid, og tidspunktet er nå inne for å presentere en opsjonsavtale.

Et annet alternativ er en opsjonsavtale som egentlig forutsetter at det foreligger en ferdigforhandlet lisensavtale. Lisensavtalen gir så kjøperen opsjon i løpet av en fastsatt tidsfrist for å akseptere avtalen, eller å forkaste den helt.

En forlengelse av vurderingsavtalen er også en mulighet, men vær oppmerksom på faren for å bli utsatt for en bevisst forhalingsteknikk.

Lisens

Dersom kjøperen etter gjennomgang ønsker å nyttiggjøre seg ideen, så settes det opp en lisensavtale. En lisensavtale bruker oftest opsjonsavtalen som grunnlag.

Under lisensforhandlinger bør en benytte ekspertise. En kan benytte en jurist, som sørger for at avtalen er juridisk vanntett. En kan også benytte en lisensekspert – en som kan lisensforhandling, som er en meget spesiell form for forretningsvirksomhet.

Det er flere viktige kommersielle vilkår som en idé selger må forberede:

Produkt

En oppfinnelse kan ofte gi rom for mange bruksområder.

Grunnprinsippet ved f.eks. en ny sikkerhetsventil kan danne grunnlag for utforming av en hjerteklaff – eller som en lukkemekanisme ved en tannkremtube. Dermed foreligger tre mulige og svært forskjellige bruksområder, og også tre forskjellige lisenstakere.

I en lisensavtale må en derfor så klart og tydelig som mulig presisere produktet som avtalen omfatter. Definisjonen av produktet er dermed ofte svært mye snevrere enn patentet, men det er viktig for deg som selger at definisjonen ikke er for vag og ikke for bred.

Område

Avtalen må avklare innen hvilke områder retten til å utnytte oppfinnelsen gjelder. Det bør skilles mellom markedsområdet og det geografiske området.

Ved å spesifisere markedsområdet kan det for eksempel skilles mellom salg til konsumentene via den vanlige detaljhandelen, og salg til industrien. Det kan også skilles mellom ulike bruksområder.

Det geografiske området kan defineres til deler av et land – til større sammenslutninger f.eks. EU eller til hele verdensdeler. Det er for øvrig viktig å være oppmerksom på at spesifikke EU-regler setter begrensinger på muligheten til å segmentere EUs indre marked mellom ulike aktører.

Rettigheter

Ved en lisensavtale gis lisenstakeren ofte rett til å produsere, bruke og selge det patenterte produkt. Det er imidlertid fullt mulig å tenke seg en avtale som kun omfatter retten til bruk av produktet. Dette kan f.eks. gjelde retten til å bruke en framstillingsprosess.

Rettigheten kan også begrenses til kun å gjelde salg – eller den omfatter kun produksjon.

Eksklusive eller enkle lisenser

Forskjellen mellom eksklusiv og ikke-eksklusiv rettighet er vesentlig. Ved inngåelse av eksklusiv avtale så betyr dette at avtalen kun inngås med denne ene parten – ingen andre vil få tilgang på oppfinnelsen innen samme geografiske område. En ikke-eksklusiv avtale gir derimot anledning til å inngå avtale med flere interessenter.

Mange foretrekker i dag å inngå ikke-eksklusive avtaler, og da gjerne med flere interessenter samtidig.

I noen tilfeller framstår imidlertid en eksklusiv avtale som eneste reelle alternativ, nemlig hvor risikoen som lisenstaker løper er stor, noe som i alminnelighet er tilfelle når ikke-utprøvde oppfinnelser skal utnyttes.

En kombinasjon av en eksklusiv og en ikke-eksklusiv avtale kalles “lead-time”. Lisenstakeren får eksklusiv rett i en begrenset tidsperiode. Etter utløpt periode, blir lisensen ikke-eksklusiv.

Tidsfaktor

Generelt skal en jobbe for så korte vurderings- og opsjonstidsfrister som mulig. Kjøpers behov for tid til gjennomgang, må tas hensyn til – men man trenger ikke å være for sjenerøs.

Månedlige avgifter for vurderings- og opsjonsrett kan påskynde kjøpers avgjørelse – men effekten kan også være motsatt.

For midlertidige avtaler er tidsfaktoren svært vesentlig. Avtalen må ikke dekke for lange tidsperioder – det får negative konsekvenser for selger dersom avtaleparten ikke lykkes. Tidsfristen må heller ikke være for knapp – en eventuell interessent kan avstå avtale av den grunn.

Vurderingstid: 4-12 uker

Opsjonsavtale: 1-12 måneder

Lisens: 1-10 år – eller så lenge patentet er gyldig.

Økonomisk kompensasjon

Dette forhandlingstemaet er vanskelig – selger bør sikre seg kompensasjon for allerede påførte, konkrete utgifter, for arbeidsinntekter og samtidig skaffe seg inntekt i framtida.

Kjøper skal også tjene penger – men for å kunne bestemme pris til selger, så vil dette avhenge av framtidspotensial, samt den risiko og de utviklingskostnader som i framtida vil bli påført kjøper. Balansegangen her er meget fin.

En lisensavtale omfatter ofte tre ulike betalingsformer: Forskudd “Down-payment,” løpende royalty og en årlig fastsatt royalty.

Down-payment er en engangsutbetaling. Den betales ved avtalens undertegning og er gjerne relatert til de kostnader som oppfinner har hatt.

Løpende royalty utgjør enten en prosentsats av nettosalget eller i form av en bestemt sum pr. solgte enhet. En prosentsats er å anbefale fordi man da ikke trenger å ta hensyn til inflasjonen, men forutsetter at avtaleobjektet er synlig/entydig priset ved videresalg, hvilket ikke alltid er tilfelle, f.eks. når avtaleobjektet inngår som en del i en større helhet.

I årlig fastsatt royalty kan en fastlegge et bestemt royaltybeløp pr. år. Utgangspunktet er da at rettighetene gis en fast pris fra starten og kjøperen får anledning til å betale med årlige avdrag.

Hva er vanlig royalty?

Satsene varierer – men et sted mellom 3% og 10% er det mest vanlige. Produkter, som selges i store kvanta, kan ha en royalty på 0,5% pr. enhet, mens meget spesielle produkter kan ha royalty på 40%. Royaltysatsen må fastsettes med omhu – både kjøper og selger skal leve med den og ha gevinst.

Minimumsroyalty er minste, årlige kompensasjon som kjøper må betale oppfinner. Dersom royalty pr. enhet overgår dette minstebeløpet, gjelder sjølsagt vanlig royalty. Minimumsroyalty avtales som regel bare i eksklusive avtaler.

Den økonomiske del av oppgjøret

Uansett hvordan den økonomiske kompensasjon beregnes og fordeles, så skal den kompensasjon en krever koples mot de inntekter oppfinnelsen forventes å kunne gi kjøper. Kjøper skal nemlig betale royalty av inntektene. Det finnes ikke andre penger å ta av.

Teknisk dokumentasjon vil styrke enhver presentasjon, og vil også kunne gi presentasjonen større troverdighet. Dette kan for eksempel skaffes fra universitet og høyskoler eller testlaboratorier.

Et patent og en designregistrering skal kunne holde kjøperens konkurrenter borte fra markedet, og rettighetene er dermed av stor verdi. Kjøperen skal kunne ta ut en høyere pris i kraft av et patentvern – uten beskyttelse ville prisen bli en annen. Denne inntekten skal motsvare en del av den royalty kjøperen må betale selgeren.

Kjøperen har også hatt utgifter ved utvikling som må tillegges prisen på den ferdige vare. Uten patent risikerer kjøperen å få konkurranse fra andre bedrifter, som ikke har hatt utviklingskostnader eller betaler royalty – og som dermed kan presse en ut rent prismessig.

Når kan oppfinnelsen selges?

Noen oppfinnelser selges på søknadsstadiet, mens andre må ferdigutvikles før kjøper fatter interesse. Generelt kan en nok si at dess mer utviklet en ideer, dess større er salgspotensialet. Dersom det foreligger en prototyp og dersom patent er bevilget, og aller helst hvis produksjon/salg er kommet i gang, så er salgsmulighetene gode.

En god kjøper er en som er interessert i å øke sin markedsandel, og anser din oppfinnelse som et middel for å oppnå dette. Det er spesielt to hensyn å ta ved vurderingen av hvilke bedrifter som er mest egnet til å ta hånd om oppfinnelsen. Foretaket skal for det første dekke en stor del av markedet, og videre skal ideen på en naturlig måte passe inn i bedriftens behovsmønster. Vi kan spørre om hvilken nytte foretaket har av å utvikle din ide.

Idepresentasjon

Det er vanskelig å selge ideer og oppfinnelser. Før møtet med interessenter bør man be de undertegne en fortrolighetsavtale. Dersom tekniske undersøkelser, markedsstudier og forbrukertester er gjennomført, bør disse presenteres sammen med demonstrasjonsmateriale i form av modeller, tegninger e.l. om slikt finnes. Er ideen patentsøkt, bør det også tas med en kopi av søknaden.

Som tidligere nevnt må kjøper velges med omhu. Kjøper må ha tilstrekkelig glød og vilje til å satse på ideen/oppfinnelsen. Markedskompetansen er helt avgjørende, og nettopp dette området undervurderer mange enkeltstående oppfinnere og ideselgere.

Før forhandlingene starter, bør du som selger ha avgjort hvilke vilkår du ikke ønsker å forhandle rundt. – En minste royaltysats – et minste engangsbeløp – geografisk område e.l.

Det følgende er fritt redigert etter en artikkel av advokat Dr. Christian Hilti, Isler og Pedrazzini, Zürich.

Velg patentstrategi

En må verken over- eller undervurdere den økonomiske betydningen av et patent. Patenter koster i en første fase framfor alt penger og sikrer ingen lukrativ markedsføring av et patentert produkt.

Det siste blir først mulig, når mellom annet et interessert marked, en funksjonerende distribusjon og en førsteklasses tjenesteyting finnes. Patenter danner derfor bare en stein i mosaikken.

Skremming

Mange vil slett ikke gi seg inn i en patentkonflikt. De unngår patenterte oppfinnelser og blir ved sine innarbeidede løsninger eller konsentrerer seg om andre tekniske fornyelser. I ekstremtilfeller kan det til og med forekomme at et patent holder konkurrentene unna, selv om oppfinnelsen som er beskyttet, inneholder lite nytt. I den utstrekning har et patent en psykologisk skremselsvirkning, som riktignok ikke kan måles kvantitativt.

Som forhandlingsobjekt og salgsargument

Et foretak som disponerer over et førsteklasses produkt eller en framgangsmåte som er patentert i inn- og utland, men som mangler infrastrukturen for å kunne selge dette i alle land, har muligheten til å nå dette markedet gjennom lisenssalg. Et patent og den dermed forbundne knowhow kan derfor være sentral gjenstand i forhandlinger med potensielle lisenstakere på viktige utviklingsområder i inn- og utland.

Patent – en byttehandel mellom oppfinner og samfunnet

Den tekniske informasjonen som finnes i patenter er tilgjengelig for hvem som helst i form av patentskrifter, uavhengig av om oppfinnelsen er beskyttet eller ei. Patenteringen er nemlig en slags byttehandel: på en side gir staten enerett for næringsmessig utnyttelse av oppfinnelsen. På den annen side blir det ventet at oppfinneren forteller om sine oppfinnelser i patentskriftet, slik at fagmannen kan forstå det. På denne måten blir teknikken beriket med informasjon og det fremmer utviklingen.

Behovet for en minimal defensiv strategi

I dag er det for alle nødvendig med en minimal defensiv strategi: patentinngrep, utilbørlige konkurransetiltak og dermed sammenhengende kostbare konflikter bør så langt det er mulig unngås fra starten. Dette gjelder framfor alt på områder, hvor det blir intensivt forsket og utviklet nyheter eller hvor det løpende blir brakt nye produkter på markedet.

Til en defensiv strategi hører, så selvsagt det kan lyde, at patentadvarsler fra andre konkurrenter blir tatt alvorlig fra begynnelsen. Det forekommer dessverre altfor ofte, at små og mellomstore foretak vurderer slike advarsler seriøst først når rettslige skritt er i anmarsj. Følgene er ofte unødvendig betaling av kostbare lærepenger.

Vurderinger bak en offensiv strategi

Patentstrategi bør innleires i den totale markedsføringen av et produkt henholdsvis en tjeneste. Bare på denne måten kan spørsmålet om i hvilket omfang en skal søke egne patenter i inn- og utland, lisensiere og forsvare, besvares meningsfylt.

Enhver patentstrategi bør i siste omgang ikke bare tjene til å utelukke og skremme konkurrenter, men også gi mulighet for lisenssalg. Innsatsen for å forsvare rettighetene må stå i et fornuftig forhold til betydningen av de aktuelle enerettene og produktene. Alternative konfliktløsningsmuligheter overfor handlingsveien og i form av avgrensingsavtaler er ofte mer effektive enn en langvarig rettskonflikt.

En patentpolitikk og strategi må stadig revurderes, i lys av den aktuelle tekniske utvikling, og andre relevante faktorer.